Da una ricerca condotta sulla banca-dati dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è emerso il marchio “XXXXXXXX” a titolarità XXXXXXXXXXX.
Si tratta di un marchio concesso recentemente, il xx xxxxxxx 2009, con il No. xxxxxxxxx per l’intero titolo della classe 25, ossia per “articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”.
Abbiamo però riscontrato che, il logo depositato è caratterizzato dalla seguente versione figurativa 
che non coincide con la descrizione fornita, nella quale si rivendica un marchio “denominativo”, ossia scritto in qualsiasi in qualsiasi dimensione o carattere di stampa”.
Riteniamo, tuttavia, che questa incongruenza non costituisca un elemento tale da non consentirVi di poter procedere con il deposito di una domanda a livello internazionale estesa nei Paesi di interesse. Vi consigliamo, comunque, di modificare da denominativo a figurativo ed integrare con la “descrizione” del Vostro marchio la nuova domanda internazionale, al fine di evitare possibili rilievi da parte del competente Ufficio.
Vi avvisiamo che, la perdita della registrazione di base (italiana) nei primi cinque anni della registrazione internazionale comporta la perdita anche di quest’ultima, infatti, solo decorsi i cinque anni il marchio internazionale diviene del tutto indipendente. Nel caso specifico essendo il Vostro marchio nazionale già giunto a registrazione, rappresenta una solida base su cui poggiare la domanda di marchio a livello internazionale.
Il marchio internazionale è regolamentato da due normative l’Accordo ed il Protocollo di Madrid ed il relativo costo varia in relazione al numero di Paesi designati, al tipo di marchio che si intende estendere ed al numero delle classi di prodotti e/o servizi che il marchio deve contraddistinguere.
Per quanto riguarda il Vostro quesito, Vi informiamo che la domanda di registrazione di marchio internazionale deve essere presentata all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra, tramite l’ U.I.B.M. E’ previsto il pagamento di una tasse base internazionale, che potrete pagare mediante bonifico bancario, di CHF 653 per la riproduzione di un marchio in bianco e nero, di una tassa nazionale di € 135,00 e di una Marca da Bollo da Euro 14,62 da applicare sull'istanza.
Inoltre per quanto concerne la Germania e l’Austria, in quanto membri sia all’Accordo che al Protocollo di Madrid, è richiesta una tassa base invariata fino a tre classi pari a CHF 100,00 ciascuno.
Mentre il Giappone, che aderisce solamente al Protocollo, ha delle tasse individuali più costose pari a CHF 140 per la designazione di una sola classe, nel Vostro caso la 25, e prevede il pagamento di una seconda rata, ma solamente al momento della concessione, di CHF 467.
Complessivamente il costo è il seguente:
TASSE UFFICIALI A WIPO CHF 993 (esclusa 2° rata del Giappone)
TASSE UFFICIALI A U.I.B.M. € 135
1 MARCA DA BOLLO DA € 14,62
A questi importi dovrete poi aggiungere gli onorari del consulente marchi che Vi assisterà nel deposito, se sceglierete di optare per una consulenza più approfondita. E’ comunque possibile depositare direttamente la domanda di marchio internazionale all’U.I.B.M.
A seguito della presentazione della domanda di marchio presso l'OMPI e della comunicazione all’Ufficio Marchi nazionale dei singoli Paesi designati, la stessa viene sottoposta all'esame dell'Autorità Amministrativa competente, la quale, nei 12/18 mesi successivi alla data di deposito, comunica mediante un'Azione Ufficiale l'accoglimento o il rigetto della domanda con le relative motivazioni che possono essere basate su motivi formali (es. errata classificazione) o sostanziali (mancanza di novità). A tali Azioni Ufficiali, che sono molto frequenti, dovrete rispondere tramite un consulente marchi abilitato del Paese stesso. Per questo è anche consigliabile appoggiarsi fin da subito ad un consulente marchi italiano che ha già la sua rete di agenti all’estero.
Il vantaggio del marchio internazionale è che anche in futuro è possibile estendere, con costi molto contenuti, il marchio in Paesi inizialmente non scelti, diluendo i costi nel tempo in funzione delle Vostre strategie di mercato estere tramite una sola domanda redatta in un’unica lingua presso un unico ufficio a Ginevra mediante delle domande di estensione tardiva.
