Per registrare un marchio negli U.S.A. è possibile procedere in due modi distinti:
- depositare una domanda di marchio in Italia, se non lo avete già fatto, in classe 29 (che comprende una serie di prodotti alimentari inclusi gli “oli”) ed sulla base di questo marchio depositare una domanda a livello internazionale estesa in U.S.A.;
- mediante un deposito estero con un agente statunitense rivendicando i prodotti di interesse in classe 29.
Vi consigliamo di basare la scelta considerando attentamente le Vostre esigenze di estensione territoriale ed anche gli eventuali sviluppi futuri in quanto la prima opzione consente di designare anche in un momento successivo eventuali altri Paesi. Attraverso il marchio internazionale e con un unico deposito, è possibile estendere la protezione del marchio nei diversi Paesi aderenti all'Accordo e/o al Protocollo di Madrid diluendo i costi nel tempo in base alle Vostre esigenze. Vi segnaliamo anche che, il marchio internazionale è dato da un fascio di designazioni nazionali ottenute attraverso un unico procedimento internazionale di registrazione, ciò significa che il rifiuto emesso da uno dei Paesi designati comporta la non-registrazione unicamente in quel Paese, restando valida negli altri.
Se, al contrario, siete interessati solamente agli U.S.A. e non prevedete di estendere la commercializzazione dei Vostri prodotti contraddistinti da tale marchio in ulteriori mercati, anche per un contenimento dei costi, Vi suggeriamo di effettuare un deposito estero.
Vi informiamo inoltre che, anche per l’individuazione delle classi di interesse, è opportuno tenere conto non solo dei prodotti offerti attualmente dalla Vostra società ma anche di considerare i possibili sviluppi delle Vostre politiche aziendali. Infatti, una volta depositata una domanda di marchio, non si può più intervenire per aggiungere ulteriori prodotti, occorre necessariamente effettuare un nuovo deposito.
Generalmente, prima di procedere con il deposito, raccomandiamo di condurre una preventiva ricerca di similitudine, per verificare l’esistenza di eventuali marchi anteriori che potrebbero essere in conflitto con quello che si intende utilizzare.
Vi segnaliamo che, l'emissione di eventuali Azioni Ufficiali, cioè obiezione di matura formale o sostanziale sulla domanda di marchio,da parte dell'Ufficio Marchi statunitense denominato “U.S.P.T.O.” (United States Patent and Trademark Office) contro la Vostra domanda di marchio non ha carattere eccezionale bensì costituisce uno step abbastanza usuale per l'ottenimento dei diritti di marchio in tale Paese.
Per questo motivo Vi consigliamo, innanzitutto, di scegliere accuratamente il marchio da depositare. Se, infatti, il marchio di Vostro interesse ha una connotazione esclusivamente descrittiva, ad esempio ha una diretta attinenza con il prodotto cui si riferisce sconsigliamo di effettuare il deposito nella versione denominativa ma piuttosto di elaborare una versione dell’etichetta stilizzata eventualmente accompagnata anche da elementi figurativi.
Al contrario, se la denominazione del marchio è una parola di fantasia, originale, dotata, quindi, di una notevole capacità distintiva potreste valutare la possibilità di depositare il marchio in versione verbale ossia, senza aggiunta di disegni o caratteristiche grafiche ulteriori alla semplice parola.
Con il deposito di questa seconda tipologia di marchio il titolare rivendica infatti la tutela della parola in sé, ossia in qualsiasi forma venga riprodotta. A dire il vero la tutela più ampia di un marchio è data dal doppio deposito, del marchio in versione denominativa e nel Vostro caso, dal deposito dell’etichetta dell’olio comprendente il marchio e gli altri elementi figurativi distintivi escluse, invece, tutte le indicazioni descrittive del prodotto.
Inoltre, la designazione degli Stati Uniti, può basarsi o sull’uso già in essere negli U.S.A. del marchio di interesse ovvero su una Declaration of intention to use (DIU). Quest’ultimo istituto permette il deposito di un marchio e l’acquisizione di un diritto di privativa anche se il marchio non è effettivamente usato nel territorio statunitense, ossia il titolare in buona fede, può richiederne la registrazione, dichiarando formalmente di avere l’intenzione di usarlo.
Vi informiamo che, la legge marchi statunitense prevede, nel periodo compreso tra il quinto ed il sesto anno dalla concessione, che il titolare del marchio dimostri l’uso continuativo del proprio segno negli Stati Uniti.
Occorre quindi depositare una dichiarazione denominata Affidavit of Use unitamente a prove tangibili che ne attestino l’uso, ad es. nel caso specifico di un prodotto possono essere depositate etichette, frammenti del packaging oppure fotografie che ritraggono il prodotto recante il marchio.
Il competente Ufficio, interverrà cancellando dalla registrazione i prodotti per i quali il titolare non ha dato prova d’uso del marchio.
Suggeriamo quindi di depositare il marchio o in versione denominativa e/o nella versione che intendete effettivamente usare altrimenti incontrerete serie difficoltà nel deposito di tali prove, con la conseguente perdita dei Vostri diritti sul segno e delle relative spese sostenute.
In considerazione di quanto esposto e data la complessità procedurale del sistema marchi statunitense, Vi consigliamo di rivolgerVi ad uno studio di consulenza in proprietà industriale italiano per avere un’adeguata assistenza.
