Il Parlamento ed il Consiglio europei hanno recentemente proceduto, ai fini di razionalità e chiarezza, alla codificazione delle modifiche apportate alla normativa sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

La codifica è avvenuta con l’adozione della direttiva 2008/95/CE in vigore dal 28 novembre 2008.

La direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

In tal senso, possono costituire marchi di impresa tutti i segni riproducibili graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il provvedimento limita il ravvicinamento solo alle disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

Garantisce agli Stati membri il diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l’uso, ma disciplina questi marchi solo per ciò che riguarda i loro rapporti con i marchi d’impresa acquisiti attraverso la registrazione.

Agli Stati membri è inoltre lasciata la piena libertà di fissare le procedure relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione e la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

La direttiva non esclude, infine, che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.

La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

A tale scopo, viene fornito un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio di impresa stesso, ad esempio l’assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori vengono enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi introdurli nelle rispettive legislazioni o conservare la propria casistica.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali.

Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, la direttiva prescrive che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Essa prevede che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa oppure che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili.

La direttiva intende fare sì che i marchi di impresa registrati abbiano la medesima tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, così da agevolare il più possibile la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi; non toglie però agli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà.

La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela viene accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi.

Infine, per salvaguardare la certezza del diritto, la direttiva impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all’uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

Fonte: Banca Dati Merlino - Mondipresa Scpa