La Ricerca di anteriorità è un’indagine rivolta ad individuare l’esistenza di marchi che possano entrare in conflitto con la domanda di deposito (Il deposito di un marchio non deve, infatti, creare confusione o possibilità di associazione con un altro marchio già esistente). 

La premessa normativa di quanto sopra esposto, risiede nel requisito della Novità previsto dall’articolo 12 del C.P.I. che prevede il deposito di un marchio “nuovo” e cioè quando, alla presentazione della domanda, il marchio, non sia identico o simile a segni (esempio: ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio) che già esistono o che siano stati, anteriormente, utilizzati da altri.

E’ bene sapere

Un marchio depositato non è valido senza condizioni ed in senso assoluto. La legge stabilisce, infatti, alcuni limiti che riguardano la durata (il primo deposito ha una durata di 10 anni e va rinnovato), la copertura geografica (il deposito è territoriale ed è valido quindi sul territorio dove si deposita; per esempio se il deposito avviene in Italia, il marchio avrà validità soltanto sul territorio nazionale) e l’ambito di tutela (le classi di prodotti e servizi che si rivendicano). E’ opportuno, quindi, conoscere da quanto tempo sia registrato un marchio e per quanto tempo ancora potrà essere valido, nonché in quali Paesi risulti depositato e registrato. E’ importante, inoltre, conoscere anche i prodotti o servizi che sono stati elencati e richiesti in fase di domanda e per i quali sia stata concessa la tutela.
L’esito di una ricerca deve essere, quindi, valutato attentamente, tenendo in considerazione questi aspetti. 
In tal modo, si potrà verificare che il proprio segno non sia già esistente ed evitare, pertanto, conflitti con marchi anteriori.

Come svolgere una Ricerca di anteriorità

E’ quindi, opportuno che il richiedente svolga le necessarie ricerche, al fine di accertare la disponibilità o la novità di un marchio (la valutazione spetta, in modo esclusivo, al titolare in quanto il controllo di novità non viene effettuato d’ufficio, né dalla Camera di Commercio, né dall’Uibm).

 

1. On line è possibile l’utilizzo delle seguenti banche dati gratuite:
   UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
   EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)
   La Banca dati Tmview, presente all’interno del sito, offre dati non solo nazionali (tutti i paesi della comunità europea sono presenti), ma anche extra europei su quei paesi che hanno aderito alla convenzione e riversato i propri dati nel sistema Tmview (tale strumento è il risultato della cooperazione internazionale, gestita da Euipo in collaborazione con i suoi partner internazionali).
   Sulla banca dati europea è possibile svolgere anche una ricerca sugli aspetti figurativi del marchio.
   WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)
2. Rivolgersi a un Consulente in Proprietà Industriale o ad un Avvocato
   Per ottenere assistenza e consulenza a livello professionale è possibile affidare il compito della ricerca ad un Esperto e cioè ad un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all’Ordine oppure ad un Avvocato specializzato in Proprietà Industriale.

Alcuni criteri da utilizzare durante la fase di consultazione:

la ricerca deve essere svolta prendendo in esame non solo le classi di appartenenza dei prodotti/servizi, ma anche le classi e i prodotti affini (ad esempio: calzature e borse; inserite rispettivamente nelle classi 25 e 18);
la ricerca deve essere svolta non solo sugli aspetti di identità, ma anche su quelli di similitudine dove è da considerare anche un possibile rischio di confusione per assonanza visuale, fonetica e semantica (ad esempio: la ricerca svolta sulla parola “Casa”, “Casetta”, “Casona ed includere anche “Abitazione”);
la ricerca deve essere svolta non solo tra i marchi nazionali, ma tenendo conto anche dei marchi comunitari ed internazionali estesi all'Italia, che sono altresì validi ed efficaci sul territorio italiano e quindi consultando banche dati relative.

E’ inoltre necessario far presente che le ricerche di anteriorità non possono mai considerarsi esaustive per vari motivi come ad esempio gli aggiornamenti dei dati che non sono mai effettuati in tempo reale nelle banche dati o in relazione al fatto che in esse non si trovano risultati relativi a marchi di fatto e agli altri segni distintivi dell'impresa.

Cosa tenere presente dopo aver svolto una ricerca di anteriorità

Se dopo aver svolto una ricerca di anteriorità (che va effettuata non solo genericamente su internet, ma anche sulle banche dati specialistiche):

• il risultato ha prodotto marchi identici al tuo marchio, e sono registrati per prodotti identici o affini a quelli per cui usi il tuo marchio, è molto probabile che rischi una azione legale.
• il risultato ha prodotto marchi simili al tuo marchio, e sono registrati per prodotti identici o affini a quelli per cui usi il tuo marchio, devi valutare se i due marchi sono confondibili. Anche in questo caso il rischio di una azione legale è molto alto.
• il risultato non ha prodotto marchi identici o simili se non hai trovato marchi nè identici nè simili, è probabile che tu possa richiedere la presentazione del marchio senza correre rischi.

In sintesi, le ricerche sui marchi aiutano inoltre a trovare le risposte alle seguenti domande:

Esistono già dei marchi identici?
Esistono marchi simili che si avvicinano molto a quello dell’azienda (dal punto di vista fonetico, figurativo ecc.)?
Per quali prodotti o servizi sono stati registrati questi marchi?
Quale è l’attuale stato giuridico del marchio evidenziato dalla ricerca?
Per quali paesi è valido il marchio individuato dalla ricerca?